Setelah bertahun-tahun musyawarah dan seruan untuk bergabung dengan Protokol Madrid untuk Pendaftaran Merek Dagang Internasional, pada 10 Desember 2012, Selandia Baru akan menjadi pihak dalam sistem ini, yang mengizinkan pemilik Merek Dagang untuk mendaftarkan Merek Dagang mereka di sejumlah negara, di bawah perlindungan Pendaftaran tunggal yang dapat diperluas ke negara anggota lainnya, sesuai kebutuhan. Mulai tanggal ini, Pemohon akan dapat menunjuk Selandia Baru dalam Pendaftaran Protokol Madrid, dengan cara yang sama seperti yang dapat dilakukan untuk banyak negara / wilayah komersial terpenting, seperti Uni Eropa (Merek Dagang Komunitas), Amerika Serikat, Cina , Jepang dan Australia. Saat ini, Kanada masih berada di luar sistem dan membutuhkan Permohonan syarat pendaftaran merek Dagang nasional untuk diajukan.
Aksesi Selandia Baru ke Protokol akan mendukung bisnis Selandia Baru dan internasional, memungkinkan Pelamar mendapatkan keuntungan dari prosedur yang diselaraskan dan disederhanakan, yang mengurangi biaya pendaftaran, menghindari perlunya penunjukan Pengacara Merek Dagang lokal dan pembayaran berbagai biaya, baik pada pengajuan dan pembaruan.
Untuk menetapkan Selandia Baru di bawah perlindungan Pendaftaran Protokol Madrid, Perusahaan atau penduduk Inggris Raya memerlukan Pendaftaran / Pendaftaran Merek Dagang Inggris “rumah”. Aplikasi / Pendaftaran “rumah” ini dapat digunakan sebagai “dasar” untuk mengajukan pendaftaran, melalui Kantor Kekayaan Intelektual Inggris, yang meneruskan Pendaftaran ke WIPO (Kantor Kekayaan Intelektual Dunia). Setelah WIPO menyelesaikan ujian formalitasnya, rincian Pendaftaran Protokol Madrid didistribusikan ke semua Kantor Merek Dagang nasional di negara yang ditunjuk. Setiap penunjukan akan diperiksa sesuai dengan praktik nasional dan harus memberi tahu Pemohon tentang segala keberatan atau penolakan pihak ketiga dalam jangka waktu 18 bulan (kecuali permintaan untuk memperpanjang periode ini dikeluarkan).
Setelah Perusahaan atau penduduk Inggris Raya mengajukan Permohonan Merek Dagang Inggris Raya, manfaat “prioritas” dapat diklaim, asalkan Pendaftaran Protokol Madrid yang sesuai diajukan dalam jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pengajuan Permohonan Merek Dagang Inggris. Dengan mengklaim “prioritas”, Pemohon dapat mengklaim tanggal pengajuan lebih awal dari Pendaftaran / Pendaftaran Merek Dagang Inggris yang diajukan 6 bulan sebelumnya. Ini penting karena sebagian besar negara menjalankan sistem “siapa cepat dia dapat”. Pendaftaran Protokol Madrid dapat diajukan di luar periode “prioritas” ini tetapi tanggal pengajuan yang sebenarnya akan diberikan.
Kerugian utama dari sistem Protokol Madrid adalah doktrin “serangan pusat”. Untuk jangka waktu 5 tahun setelah penerbitan pendaftaran, hal itu tergantung pada keberlangsungan Pendaftaran Merek Dagang Inggris “rumah”. Jika karena alasan apa pun, Pendaftaran Merek Dagang Inggris dicabut atau dibatalkan, Pendaftaran Protokol Madrid akan dibatalkan, meskipun dapat diubah menjadi Aplikasi Merek Dagang nasional.
Sebagai alternatif dari sistem, pilihan untuk mengajukan Permohonan Merek Dagang nasional yang terpisah dan menunjuk perwakilan lokal di negara-negara yang diminati tetap ada. Meskipun rute ini mungkin menimbulkan biaya yang lebih tinggi, ketergantungan pada Pendaftaran “rumah” dihindari.
Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan bahwa pemilik Pendaftaran Protokol Madrid yang ada akan berupaya membuat “penunjukan selanjutnya” untuk mencakup Selandia Baru.
